החלטה בתיק בש"א 001167/05

המבקשת עיצבה סוליית נעליים (להלן: "הסוליה המקורית") ומגף (להלן: "המגף המקורי"). ביום 27.11.03 הגישה המבקשת בקשה לרישום מדגם המבוסס על הסוליה המקורית.

לקראת עונות החורף והקיץ עיצבה המבקשת כ -  20 דגמי נעליים המבוססים על הסוליה המקורית. 

לטענת המבקשת, המשיבים (להלן: "טוגו") משווקים דגם נעליים המבוסס על הסוליה המקורית ומגף המהווה העתקה של המגף המקורי (להלן: "דגמי טוגו").

בת.א 1008/05 תבעה המבקשת צו מניעה, צו עשה ופיצוי כספי.

בבקשה שלפני עתרה המבקשת לסעד זמני כדלהלן:

         א.         לאסור על טוגו לייצר ו/או למכור ו/או להציע למכירה ו/או לשווק ו/או לייבא ו/או לייצא ו/או לפרסם את דגמי טוגו.

         ב.         להורות לטוגו למשוך תוך שבעה ימים את כל דגמי טוגו הנמצאים בחזקתו של כל בית עסק ו/או מפיץ ו/או סוחר שאינו צרכן קצה יחיד, לרשום באופן מדוייק את כמות הדגמים שנאספו ולהחזיקם במשמורת בטוחה.

          ג.          להורות לטוגו לגלות בתוך 10 ימים, בתצהיר מאומת כדין, את שמות וכתובות כל בתי העסק ו/או המפיצים ו/או הסוחרים מהם נאספו דגמי טוגו ואת כמויות הדגמים שנאספו.

ביום 1.2.05 נרשם מדגם מס' 38625 לגבי הסוליה המקורית (להלן: "המדגם") והמבקשת הגישה בקשה לתיקון הבקשה לסעד זמני כדי לכלול בבקשה עילה של הפרת המדגם.

ביום 21.2.05 ניתנה רשות לתקן את הבקשה לשם הוספת עילת הפרת המדגם וניתנה לטוגו זכות תשובה.

דיון

         א.         המבקשת מבססת את תביעתה על עילות של הפרת מדגם, גניבת עין, גזל מוניטין, התערבות לא הוגנת, הטעית הצרכן ועשיית עושר ולא במשפט.

המדגם

         ב.         לטענת המבקשת, דגמי הנעליים של טוגו כוללים סוליה המהווה העתק מדוייק של המדגם. חרטום סוליית טוגו מתעקל כלפי מעלה בדיוק כמו במדגם, משטח הדריכה של סוליית טוגו בצורת עלה זהה למשטח הדריכה במדגם, מספר הנעל המובלט בסוליית טוגו זהה למספר הנעל במדגם ואפילו השם המסחרי של טוגו הוטבע באותו מקום בו הוטבע השם המסחרי של המבקשת על המדגם.

לטענת טוגו, יש להשוות בין החוזי הכללי של דגמי הנעליים של טוגו לבין החוזי הכללי של דגמי הנעליים של המבקשת בעיני הקונה הפוטנציאלי ולא כפי שמציעה המבקשת. מבחן כזה לא ניתן לביצוע מאחר והמבקשת צירפה תמונות של דגמי נעליים תוך התמקדות בסוליות בלבד. מכל מקום בהתחשב בהבדלים שבין דגמי הנעליים של טוגו לדגמי הנעליים של המבקשת ובעובדה שדגמי הנעליים של המבקשת נמכרים רק בחנויות טוגו אין חשש להטעיה וממילא אין דגמי הנעליים של טוגו מהווים חיקוי בולט של המוצר שנרשם כמדגם.

בע"א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות  בע"מ, פ"ד נז (3), 702 , בע' 709, נקבע:

"המדגם נועד להעניק הגנה ליוצר הצורה החדשנית של המוצר. ההגנה נועדה לקדם את אינטרס הפרט, יוצר הצורה, כמו גם את אינטרס הכלל בפיתוח וביצירה של עיצובים אסתטיים חדשים או מקוריים. ההגנה ניתנת לצורה המיוחדת של המוצר, כפי שהעין מסוגלת לקולטה...

הצורה צריכה למשוך את עינו של הצרכן הרלוונטי באופן שישפיע על בחירתו במוצר הספציפי."

מכאן, נשאלת השאלה האם הסוליה נושא המדגם היא רכיב העיצוב הדומיננטי שעליו מבסס יצרן נעליים את המוניטין של דגמי הנעליים שלו. תשובתי היא שבדרך כלל אין הסולייה מהווה גורם בזיהוי דגם הנעליים ובוודאי שאין היא מהווה גורם מרכזי בזיהוי הנעליים. בדרך כלל, הגפה היא החלק המעוצב והבולט לעין והיא היוצרת הבחנה בין דגמי הנעליים השונים המצויים בשוק. בנסיבות שבהן אין הסוליה מהווה גורם מזהה בדגם הנעליים, השוואה בין צורת סוליות דגמי הנעליים תוך התעלמות מהגפה המעוצבת מחטיאה את תכלית ההגנה הגלומה במדגם ומרחיבה את המונופול של בעל המדגם מעבר לתכלית שלשמה הוענק לו המונופול.

טענת המבקשת, לפיה יש להתעלם מהחלקים הכלולים במוצר המפר אותם לא תבע המדגם והם אינם חלק ממנו בעת בחינת הדמיון בין המוצר הנטען להיות מפר לבין המדגם, הנסמכת על מלומדים, אינה מתיישבת עם התכלית הגלומה במדגם, למצער במקרה שבו מדובר במדגם שהוא רכיב נסתר בחלקו במוצר המזוהה על פי חלקיו האחרים.